[상표] 수요자기만 상표의 판단시점

○ 사례

A 회사는 커피전문점 Coffee Bean 으로 상표등록과 서비스표등록을 하였다. 

하지만 Coffee Bean 이라는 단어는 커피콩이라는 뜻을 가진 영어문자이므로, 상표나 서비스표를 등록할 당시에는 그 단어만 보면 상표로서 갖추어야 할 식별력이 없거나 약하다고 할 수 있다.

하지만 그 후 Coffee Bean 은 영업이 크게 신장되고 지명도도 높아져서 Coffee Bean이라는 단어만으로도 식별력을 갖추는 단계에 이르렀다.

그런데 B 회사가 2009. 9. 1. Coffee Bean Cantabile 라는 상표를 등록하였다.

A 회사는, B 회사의 등록상표가 A 회사의 선사용상표 및 서비스표와 동일유사하므로, 상표법 제7조 제1항 제11호의 수요자를 기만할 우려가 있는 상표에 해당한다고 주장하면서 상표등록무효를 청구하였다.

○ 특허법원 판결

특허법원은 A 회사가 Coffee Bean 상표를 등록한 1998년경 및 2000년경에 Coffee Bean 부분이 식별력이 있는 부분이 아니므로, 그 부분을 기준으로 상표의 동일유사 여부를 판단할 수 없다는 이유로 B 회사의 상표가 수요자 기만 상표에 해당하지 않는다고 판결하였다.

○ 대법원 2013. 3. 28. 선고 2011호835 판결

대법원은, 등록상표가 수요자 기만 상표에 해당하는지를 판단하는 기준시는 상표등록결정시이므로, B 회사의  Coffee Bean Cantabile 상표가 등록된 2009. 9. 1.경에 A 회사의  Coffee Bean 상표가 식별력 있는지 여부를 보아야 하고, 이 무렵에는 이미 그 상표에 식별력이 있다고 볼 여지가 충분하다고 판단하였다.

따라서 Coffee Bean Cantabile 와 Coffee Bean 의 유사여부를 다시 살펴보아서 수요자 기만 상표에 해당하는지 판단하여야 한다고 보고, 원심판결을 파기환송하였다.

수요자기만상표에 해당하는지 여부의 판단시점은 상표등록결정시라는 점은 크게 이론이 없는 상태이었지만, 대법원은 이 점을 명시하였고,

특히 선사용상표의 식별력 유무도 등록결정시를 기준으로 하여야 함을 명시한 점에서 의미가 있다.

법무법인(유한) 바른 

이응세 변호사